Kommentierung

Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Ein branchenübliches wirtschaftliches Handeln reicht hierbei stets für eine Anerkennung als Benutzung aus (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. [2015], § 26 Rn. 52). An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i. S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH, GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Der Verkehr ist bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH,GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil desselben in Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen (vgl. BGH,GRUR 2008, 616 [= WRP 2008, 802] – AKZENTA = BGH online).

Diese Vermutung gilt solange der Verkehr keine eindeutigen Anhaltspunkte gegenübertreten, die zur Annahme einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzeichen zwingen (Ingerl/Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, § 23 Rn 72).

Sonderfall: Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen

(hierzu OLG Hamm WRP 2016, 103, 106 - Grillstar):

"Eine ausdrückliche sprachliche Benennung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Verwendung der Marke ist dabei zur rechtserhaltenden Markenbenutzung nicht – jedenfalls nicht immer – erforderlich (etwas Gegenteiliges lässt sich auch der vorzitierten Entscheidung des BGH nicht entnehmen). Jedenfalls im Bereich des Einzelhandels ist die Verwendung des Begriffes “Einzelhandelsdienstleistungen” oder eine genauere Umschreibung der von diesem Begriff umfassten Tätigkeiten branchenunüblich. Die Erklärung eines Einzelhändlers im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Einzelhandelsdienstleistungsmarke, er erbringe “Einzelhandelsdienstleistungen” oder er sei z. B. mit der “Auswahl, Zusammenstellung und Präsentation eines Sortimentes von Waren” befasst, würde auf die angesprochenen Verkehrskreise auch eher befremdlich, wenn nicht sogar unfreiwillig erheiternd wirken. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke durch den Einzelhändler müssen daher grundsätzlich die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen, die bei der Geschäftsabwicklung zum Einsatz gelangen, genügen." In dieser Entscheidung wird geklärt, wie konkret und bestimmt die Dienstleistung zu bezeichnen ist und wie das Zeichen zu benutzten ist, damit von einer Benutzung nach § 26 MarkenG ausgegangen werden kann.

Sonderfall: Benutzung für Handelsmarken für Waren

Das OLG Hamm (Urteil vom 17.11.2009 - Az. 4 U 88/09 = nrw online) hat entschieden, dass die Anbringung der Marke auf Geschäftspapieren, dem Unternehmen-LkW, auf Etiketten und auf Schildern der Verkaufstellen für Pflanzen nicht ausreiche. Hier werde das Zeichen nur in Bezug auf das gesamte Sortiment benutzt und nicht hinsichtlich der einzelnen Produkte. Es läge in diesem Fall lediglich eine Nutzung als Unternehmenskennzeichen vor.  Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichthofs (BGH, GRUR 2005, 1047 - OTTO; GRUR 2006, 150 - NORMA) die einen konkreten Warenbezug fordern und eine Benutzung für ein gesamtes Sortiment (Markenartikel und No-Name-Produkte) als unzureichend ansehen.

Der Warenverkauf alleine genügt nie (Ingerl/Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, § 23 Rn 72 mwN).

Ernsthafte Benutzung

- Umfang und Dauer der Benutzungshandlung

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, wie insbesondere des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH, 13.09.2007 - C-234/06 P, EuGH online; Urteil vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, Slg. 2006, I‑4237, Randnr. 70; vgl. in diesem Sinne auch zu Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG, der mit Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 identisch ist, Urteil vom 11. März 2003, Ansul, C‑40/01, Slg. 2003, I‑2439, Randnr. 43, und Beschluss vom 27. Januar 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Slg. 2004, I‑1159, Randnr. 27).

Umfang

Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab. Die Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit der Benutzung der Marke ist eines der Kriterien, die dabei in Betracht gezogen werden können (EuGH, 13.09.2007 - C-234/06 P, EuGH online) 

Dauer

Die für die Rechtserhaltung erforderliche Markenbenutzung muss nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen (BGH, Beschluss vom 30. 3. 2000 – I ZB 41/97 = GRUR, 1038 - Kornkammer = BGH online; BGH, Beschl. v. 6. 5. 1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 – HONKA, m. w. N.).

Abgrenzung: Rechtserhaltende Benutzung entspricht nicht rechtsverletzender Benutzung

Aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18. 3. 1999 – I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 – Schlüssel, m. w. N.) hat die Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehenden gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i. S. von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus erhellt, dass auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benutzung i. S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzenden Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungshandlung i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf ankommt, daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird (BGH, Beschluss vom 30. 3. 2000 – I ZB 41/97 = GRUR, 1038 - Kornkammer = BGH online, BGH, Urt. v. 18. 5. 1995 – I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 – MONTANA). § 26 MarkenG ist ganz auf die Hauptfunktion der Marke beschränkt, der Herkunftionsfunktion, wohingegen die verletzende Benutzungshandlung gerade alle Markenfunktionen und andere Interessenlagen zu berücksichtigen sind (Ingerl/Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, § 14 Rn 278).